从专利审查指南中可知，在先公开的发明或实用新型可以作为评价外观设计申请是否具备授权条件的现有设计，在先公开的外观设计也可以作为评价发明或实用新型专利申请是否具备授权条件的现有技术 （1），然而发明或实用新型专利与外观设计专利的保护对象和保护范围有明显的区别，那么二者之间能够相互抵触申请吗？
在（2020）苏民终786号案中，上诉人（原审被告）常熟市江**新型建筑材料有限公司向法庭提出以下证据：
1.201220242603.9号实用新型专利；2.28766号无效宣告请求审查决定书；3.北京市高级人民法院"《专利侵权判定指南(2017)》理解与适用"第763页；4.(2017)粤73民初3231号民事判决；5.(2015)民申字第188号民事裁定书；6.《江苏省高级人民法院侵犯专利权纠纷案件审理指南(2010)》；7.(2019)最高法民再136号民事判决书。上诉人利用以上证据用以证明涉案外观设计专利（CN201230216707.8）已构成抵触申请，不应获得法律保护。
涉案专利附图 被控侵权产品
在证据1中，上诉人（原审被告）江**公司指出以下事实：2012年5月28日，五丰公司向国家知识产权局提出了名为"一种航道护岸生态砌块"的实用新型专利申请，并于2012年12月19日授权。在该专利申请的附图中，有与涉案外观设计专利的主视图、立体图相一致的图片。上诉人（原审被告）江**公司据此主张，涉案外观设计专利与该实用新型专利构成抵触申请，不应获得外观设计专利保护。
但江苏省高级人民法院认为："可以用来破坏外观设计新颖性的抵触申请"应为"同样的外观设计"。 在先申请的实用新型的附图虽可能与在后申请的外观设计的图片相同，但由于实用新型保护的客体系记载在权利要求中的技术方案，而非其附图所展示的外观，故不能仅因在先申请的实用新型中出现了相同图片，即认为已有 "同样的外观设计 "被提出过申请 。
在(2018)京73行初2047号案中，原告长利公司提出以一件由他人提出、并公开于涉案专利优先权日后的外观设计专利（JP特平开7-31800A）作为抵触申请来否定涉案发明专利的新颖性，但北京知识产权法院认为："外观设计专利保护的是对产品形状、图案或其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美观并适用于工业应用的新设计，其保护的是产品的外观，而非技术方案，与发明或实用新型的保护客体并不相同。 抵触申请的立 法宗旨是为了避免重复授权，外观设计因与发明、实用新型之间的保护客体不同，不可能构成发明、实用新型的抵触申请。"
涉案发明专利 对比文件外观设计专利
从上述司法案例中可以看出，至少目前北京和江苏的法院尚不支持不同类型的专利之间可以作为抵触申请进行无效。但是应该引起注意的是，美国法院在多个判决中认可：当外观设计专利中产生新颖的美学效果的所有特征，与在实用新型专利的权利要求中记载的产生新颖结构的所有特征相同时，可用重复授权作为驳回理由。日本《外观设计法》中规定的申请变更制度，外观设计可以比较灵活地申请转换为发明或者实用新型 （2），间接认可了发明或实用新型和外观设计中可以记载相同的发明创造内容。
然而，上述观点多针对申请或无效程序，对于不同类型的专利在侵权诉讼中是否可以作为抵触申请来抗辩，在(2016)粤73民初1476号案中，广州知识产权法院以设计存在差异为由而不构成抵触申请，而并非以实用新型专利和外观设计专利客体不同而不构成抵触申请。
涉案外观专利 对比文件实用新型专利
浙江省宁波市中级人民法院在（2012）浙甬知初字第326号案中，也间接认可了不同类型的专利在侵权诉讼中可以作为抵触申请进行抗辩。该案庭审中，被告提出现有设计抗辩，其据以提出现有设计抗辩的外观设计专利申请日为2010年11月12日，公告日为2011年6月1日，申请号为201030609168.5，名称为"客梯层门安装架"，后经法院释明该外观设计专利在原告涉案专利（ZL201120143342.0）申请日（2011年5月9日）之后公开，被告提出的实质为抵触申请抗辩。对于被告提出的抵触申请抗辩是否成立，法院认为，首先，虽然外观设计专利的保护范围以表示在图片或照片中的该产品的外观设计为准，实用新型专利的保护范围以其权利要求的内容为准，但存在实施实用新型专利权的同时实施某一外观设计专利权的情形，反之亦然。 即实用新型专利与外观设计专利的保护范围存在交集。据以认可了实用新型专利与外观设计专利在存在交集的部分可相互构成抵触申请。
涉案实用新型专利 对比文件外观设计专利
笔者认为，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条之规定，只要被诉落入专利权保护范围的全部技术特征与一项现有技术方案的相应技术特征相同或无实质性差异的，被诉侵权人实施的技术即属于现有技术。参照该条规定，只要被告实施的技术与一项抵触申请记载的相应技术特征相同或无实质性差异，即可利用抵触申请进行抗辩。而且《专利审查指南》中也明确提出，判断对比文件是否构成涉案专利的抵触申请时，审查员在检索时应当注意，确定是否存在抵触申请，不仅要查阅在先专利或专利申请的权利要求书，而且要查阅其说明书(包括附图)，应当以其全文内容为准 （3）。
综上，不同类型的专利是否能够互相构成抵触申请，法院的态度会因案件是涉及无效还是侵权抗辩而存在较大区别，但是，若在授权阶段无法以抵触申请的方式拒绝授予在后申请专利权，后续一旦产生侵权纠纷，侵权人还是很有可能会以构成抵触申请来进行抗辩。故笔者认为，在判断抵触申请时，应该具体考虑发明或实用新型与外观设计专利申请中所包含的技术方案和设计要素是否可以互相抵触，如果发明或实用新型申请记载的产品的形状特征与外观设计申请记载的产品的形状设计特征相同或实质相同，就可以将在先申请的发明或实用新型申请作为在后申请的外观设计申请的抵触申请，同样，也可以将在先申请的外观设计申请作为在后申请的发明或实用新型申请的抵触申请。
参考：
【1】《专利审查指南》（2021.1.15） 第286页。
【2】 日本专利法第46条第2款规定"外观设计注册申请人可将其外观设计注册申请变更为专利申请"。
【3】《专利审查指南》（2021.1.15） 第108页。
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.