プロダクト・バイ・プロセス（ＰＢＰ）クレームに関する

最高裁判決後の変遷及

プロダクト・バイ・プロセス（ＰＢＰ）クレームのクレーム解釈及び明確性要件について判示した平成27年6月5日の最高裁判決（平成24年(受)第1204号及び同第2658号、通称「プラバスタチンナトリウム事件」）から1年以上が経過しましたが、その間に日本のＰＢＰクレームを取り巻く環境は大きく変化しました。本稿では最高裁判決後の特許庁による審査運用等の変遷を概括すると共に、特許出願人/権利者が今後どのような点に気をつけるべきかを考察します。

1．最高裁判決による判示事項：

まず、最高裁判決（平成24年(受)第1204号及び同第2658号、平成27年6月5日判決）におけるＰＢＰクレームの解釈及び明確性についての判示事項を確認します。

• ＰＢＰクレームに係る発明の要旨について：
  
  「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その発明の要旨は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。」（最高裁平成24年(受)第2658号、平成27年6月5日判決）
• ＰＢＰクレームに係る特許発明の技術的範囲について：
  
  「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。」（最高裁平成24年(受)第1204号、平成27年6月5日判決）
• ＰＢＰクレームに係る発明の明確性について：
  
  「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」（前記平成24年(受)第1204号及び同第2658号判決）

以上の判示から以下の点が読み取れます。

1. ＰＢＰクレームに係る発明の解釈について、最高裁は、特許性判断における発明の要旨の認定、権利判断における特許発明の技術的範囲の認定の何れについても、いわゆる「物同一説」を採用しました。即ち、ＰＢＰクレーム記載の製法により製造された物と構造、特性等が同一である物は、その製法によらずＰＢＰクレームに含まれるとして解釈されることになります。
2. 一方、ＰＢＰクレームに係る発明の明確性について、最高裁は、ＰＢＰクレームが明確であるといえるのは、「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情」、いわゆる不可能・非実際的事情が存在するときに限られる、という新たな基準を示しました。斯かる明確性についての最高裁判示が、その後の特許庁の審査等の運用に大きな混乱を招くこととなったのは、周知の通りです。
3. 前記判示において、最高裁は、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合」との表現を使用しました。即ち、前記判示の対象は、クレームに係る物の製法全体が記載された狭義のＰＢＰクレームに限定されるのではなく、クレームに係る物の製法に関する記載を少なくとも一部に含むクレームが対象となる旨が示されました。一方、特に明確性要件に関し、クレーム記載の製法がどのような構造又は特性を表しているのかが明確である場合であっても、本判示におけるＰＢＰクレームに該当するとして取り扱うべきか否かは、本判決 からは必ずしも明確ではなく、その後の審査運用に混乱が生じる一因となりました。このように、対象となるＰＢＰクレームの範囲が極めて広い上に、その外延が明確でなかったことが、ＰＢＰクレームの明確性を巡るその後の混乱に拍車をかける一因になったものと考えられます。

2．ＰＢＰクレームの明確性要件を巡る特許庁の対応

最高裁判決後、ＰＢＰクレームの明確性に関し、特許庁は以下の対応を行いました。

1. 平成27年6月10日： ＰＢＰクレームの審査を当面行わない旨を発表。
2. 平成27年7月5日： 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取り扱いについて」を発表。
3. 平成27年9月16日： 「特許・実用新案審査基準」及び同「審査ハンドブック」改訂(同年10月1日運用開始)。前記②の内容を「審査ハンドブック」2203～2205として追加。
4. 平成27年11月25日： 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する『不可能・非実際的事情』の主張・立証の参考例」を発表。
5. 平成28年1月27日： 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当しない例の追加」発表。
6. 平成28年3月28日： 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの『物』の発明から『物を生産する方法』の発明へのカテゴリー変更を含む訂正審判事件の審決について」を発表。
7. 平成28年3月30日： 「特許・実用新案審査ハンドブック」再改訂(同年4月1日運用開始)。前記④及び⑤の内容を追加、更に加筆・修正。「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性に係る審査ハンドブック関連箇所の改訂の背景及び要点」及び「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査の取り扱いについて」を発表。

前記②「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取り扱いについて」にて示されたＰＢＰクレームの明確性要件の判断手法の枠組みは、その後も基本的には変わっておりません。但し、前記⑦における「特許・実用新案審査ハンドブック」の再改訂により、ＰＢＰクレームの類型、具体例に形式的に該当したとしても、明細書等の記載及び出願時の技術常識を考慮し、「当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか」が明らかであるときには、ＰＢＰクレームに係る明確性要件違反とはしない旨が明記され、明確性要件の拒絶理由の対象範囲がより限定されました。これにより、ＰＢＰクレームの明確性要件違反の拒絶理由は、同再改訂審査ハンドブックの運用が開始された平成28年4月以降、大幅に減少しました ¹。

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Footnote

1 弊所のＯＡ数の統計によれば、平成28年4月以降のＰＢＰクレームの明確性要件違反を含む週平均ＯＡ数は、平成28年3月以前の約１／２から約１／３程度に激減しております。 

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